FAQ – Brevetti

Oltre alla novità, vi sono altri requisiti sostanziali per l’ottenimento del brevetto?

 Oltre alla novità, i requisiti sostanziali di maggiore rilevanza per il conseguimento di un valido titolo di privativa sono:

– l’attività inventiva: l’invenzione per essere brevettata deve essere non solo nuova, ma non desumibile in modo ovvio per l’esperto del ramo dallo stato della tecnica preesistente. Non sono, quindi, brevettabili modifiche banali, ovvie o prevedibili, di ciò che è già noto.

– Sufficienza di descrizione: l’invenzione deve essere descritta nella domanda di brevetto in modo sufficientemente chiaro e completo affinché l’esperto del ramo possa riprodurre l’invenzione sulla scorta delle sue conoscenze tecniche e del contenuto della domanda di brevetto. Pertanto, una domanda di brevetto che volutamente ometta elementi essenziali per la riproduzione dell’invenzione darà luogo ad un brevetto nullo. 

Per evitare l’effetto distruttivo della novità della divulgazione è necessario depositare la domanda di brevetto in tutti i Paesi di interesse prima di presentare un novo prodotto sul mercato?

No, è sufficiente presentare una domanda di primo deposito ad esempio in Italia.

Domande di brevetto successive possono rivendicare la cosiddetta “priorità” della domanda di primo deposito, e quindi godere della data di deposito della prima domanda, purché esse vengano depositate entro l’anniversario del deposito iniziale. 

E’ opportuno valutare l’impatto commerciale e la risposta del mercato ad un prodotto innovativo prima di intraprendere la procedura di brevettazione?

Assolutamente no, poiché uno dei requisiti essenziali per ottenere un valido brevetto è che l’invenzione sia nuova, cioè che non sia stata divulgata prima della data di deposito della domanda di brevetto. La presentazione di un nuovo prodotto sul mercato comporta il venir meno del requisito della novità e quindi rende nullo l’eventuale brevetto ottenuto su una domanda presentata dopo la divulgazione. 

Esiste un “brevetto mondiale”?

Non esiste un brevetto mondiale, ma solo la possibilità di ottenere una tutela nazionale o per un gruppo di Stati, eventualmente tramite l’utilizzo di una delle convenzioni internazionali che semplificano ed in certa misura centralizzano le procedure di brevettazione.

Anche la domanda di brevetto internazionale non consente di ottenere un brevetto internazionale, bensì unicamente di centralizzare ed unificare alcune fasi della procedura di brevettazione, peraltro con considerevole riduzione dei costi e semplificazione dell’iter di brevettazione.
Il brevetto europeo costituisce ad oggi la forma più spinta di “integrazione” delle procedure di brevettazione, in quanto consente di ottenere il rilascio di un singolo brevetto che può essere riconosciuto in tutti i Paesi aderenti alla Convenzione sul Brevetto Europeo.

 Il Regolamento sul brevetto comunitario prevede la concessione di un brevetto unitario avente efficacia in tutta l’Unione Europea. Tale Regolamento non è ancora entrata in vigore ed al momento non è possibile richiedere ed ottenere un brevetto unitario valido per l’intera Unione Europea.

Il brevetto ha una durata temporale? Può essere rinnovato una volta scaduto?

Il brevetto ha una durata temporale che in Italia (ed in molti Paesi esteri) è di venti anni dalla data di deposito. Trascorso tale termine di monopolio legale, il brevetto non può più essere rinnovato.

Qual è la funzione del brevetto?

Dal punto di vista del titolare, la funzione del brevetto è di conferire il diritto esclusivo di sfruttare l’invenzione tutelata dal brevetto. Da un punto di vista dell’interesse pubblico, il sistema brevettuale ha lo scopo di stimolare la ricerca e la disseminazione e divulgazione dei risultati di questa in cambio di un diritto di monopolio temporalmente limitato. 

Le modalità di registrazione di un design sono diverse da quelle per la tutela brevettuale di un’invenzione?

Le modalità sono sostanzialmente diverse, e diverso è anche il criterio con cui si definisce l’ambito di tutela di un’invenzione e di un design. 

Quest’ultimo viene tutelato registrando le riproduzioni del design. È raccomandabile, per ottenere un ambito di tutela maggiore, procedere a registrazioni multiple, proteggendo anche varianti di un disegno di base.

È possibile brevettare un nuovo design?

Il design viene tutelato con uno strumento specifico, diverso dal brevetto per invenzione, cioè tramite la registrazione di un disegno o modello. 

La tutela può essere ottenuta a livello nazionale o tramite una registrazione comunitaria. Esiste anche una convenzione di modello internazionale, che copre alcuni paesi europei ed extra-europei.

Il software è brevettabile?

Le norme vigenti vietano la tutela brevettuale del software “in quanto tale”, cioè del codice o programma in sé considerato.Sono anche esclusi dalla brevettazione alcuni metodi o procedimenti di natura intellettuale od astratta, in particolare: le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale. Tuttavia, tali esclusioni lasciano ampio spazio per la tutela di innovazioni che vengono attuate tramite o trovano realizzazione pratica in un software. 

È compito del consulente in proprietà industriale valutare caso per caso se sussistano le condizioni per la tutela di un ritrovato di questa natura.

Quali sono gli strumenti legali per la tutela dell’invenzione brevettata?

Le norme a tutela della proprietà industriale consentono il ricorso anche alla denuncia penale per contraffazione.Tuttavia, lo strumento di gran lunga più utilizzato è la tutela in sede civile, tramite azione di contraffazione. Questa può essere preceduta da un ricorso d’urgenza volto all’acquisizione della prova della contraffazione (tramite la cosiddetta “descrizione giudiziale”) oppure avente lo scopo di anticipare l’effetto della sentenza di condanna (sequestro e inibitoria). 

L’ottenimento dei provvedimenti cautelari non è sempre possibile, poiché devono ricorrere i requisiti del cosiddetto “pericolo nel ritardo” (“periculum in mora”) e della “parvenza del diritto (“fumus boni iuris”). La concessione del provvedimento cautelare è a discrezione del giudice, che valuta caso per caso la sussistenza dei suddetti requisiti.

Quali sono i tempi per l’ottenimento di un brevetto?

I tempi variano molto a seconda del tipo di brevetto che si richiede, del paese in cui si deposita la domanda e anche dal tipo di strategia seguita nella prosecuzione della domanda.In caso di necessità (rischio imminente di contraffazione) possono essere adottate misure per abbreviare i tempi della procedura di esame.In alcuni paesi è possibile ottenere una tutela tramite una semplice registrazione, senza esame preventivo, con sostanziale drastica riduzione dei tempi per l’ottenimento di una registrazione.

In alcuni paesi, ed in particolare l’Italia, alla domanda pendente è conferita una tutela provvisoria. In Italia la pendenza di una domanda di brevetto è sufficiente ad instaurare un giudizio di contraffazione.

Il brevetto viene rilasciato dopo un esame di novità?

Dipende dagli ordinamenti. In Italia fino al 2008 non era previsto alcun tipo di esame preventivo e il brevetto veniva concesso attraverso una procedura di semplice registrazione, senza esame dei requisiti di novità ed attività inventiva.
Non veniva espletata alcuna ricerca di novità.

Dal 2008, grazie ad una convenzione tra l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e l’Ufficio Europeo Brevetti le domande di brevetto italiano per invenzione industriale vengono sottoposte ad una ricerca di novità, che viene effettuata dall’Ufficio Europeo Brevetti. Il rapporto di ricerca, unitamente ad un’opinione motivata sulla sussistenza o meno dei requisiti di brevettabilità vengono forniti normalmente entro 6-9 mesi dal deposito della domanda.

Se il parere dell’Ufficio Europeo Brevetti è negativo, nel senso che viene ritenuto assente almeno uno dei requisiti sostanziali di brevettabilità, il richiedente deve provvedere a emendare la domanda e/o a presentare argomentazioni a supporto della brevettabilità della propria invenzione. In assenza di ciò l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi rigetta la domanda.

Anche in Italia, come già da tempo in molti Paesi industrializzati, diviene particolarmente importante che la stesura della domanda di brevetto e il successivo iter di esame vengano affidati a professionisti qualificati, abilitati all’esercizio della professione di consulente in proprietà industriale.

Se divulgare l’invenzione implica la perdita del diritto, come può l’azienda avvalersi di collaboratori esterni per risolvere specifici problemi che dovessero insorgere nella progettazione di un nuovo prodotto?

Attraverso un accordo di riservatezza, che vincoli il terzo all’obbligo del segreto.La comunicazione di informazioni sotto il vincolo della riservatezza non implica divulgazione.

Il brevetto ha una estensione territoriale limitata?

Il brevetto conferisce il diritto di esclusiva limitatamente al territorio per il qual è stato concesso.

In generale l’ambito territoriale di tutela coincide con il territorio dello Stato per il quale il brevetto è stato richiesto ed ottenuto.

Nel territorio per il quale il brevetto è stato concesso, esso conferisce un diritto di esclusiva che consente di impedire a terzi qualunque atto di sfruttamento economico dell’invenzione, compresa l’importazione di articoli prodotti in territori non coperti dal brevetto.

Quali sono i costi per ottenere un brevetto?

I costi della procedura di brevettazione dipendono in modo sostanziale dal tipo di creazione o innovazione che si desidera tutelare, oltre che dall’estensione territoriale della tutela che si vuole ottenere.In generale, tuttavia, tali costi rappresentano una quota parte minima rispetto all’ammontare totale dei costi per la ricerca e sviluppo di prodotti innovativi, ed anche rispetto ai costi per la commercializzazione dei prodotti stessi, quali in specie i costi di pubblicità. Infatti, la procedura di brevettazione è solo una fase del complesso processo di ideazione, progettazione, produzione e divulgazione di un nuovo prodotto.

I costi aumentano con l’aumentare dell’estensione territoriale della tutela ed anche, ovviamente, con il numero di brevetti necessari a tutelare in modo adeguato, ad esempio, vari aspetti di una macchina o di un impianto complesso. Tuttavia, le convenzioni internazionali (in specie il Trattato di Cooperazione in Materia di Brevetti, il cosiddetto Patent Cooperation Treaty; nonché la Convenzione sul Brevetto Europeo) consentono di ridurre i costi iniziali di brevettazione e quindi i rischi connessi con un insuccesso commerciale del prodotto od anche con la eventuale impossibilità di ottenere una adeguata tutela a causa della carenza dei requisiti di novità ed attività inventiva.

Un consulente in proprietà industriale con adeguata esperienza nel deposito e prosecuzione di domande di brevetto all’estero è in grado di consigliare all’azienda la strategia che ottimizza il rapporto costi/benefici.